¿Vas a abrir una franquicia en Panamá? Lee este post y ¡registra tu marca!

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El registro de marcas es ahora territorial.  Esto tiene importantes implicaciones para empresarios, emprendedores y comerciantes que operan en Panamá. Descubre por qué.

Dicen que “el que pega primero, pega dos veces”. Hoy más que nunca esto es cierto en el ámbito de la Propiedad Industrial.

Siendo Panamá un punto de encuentro de logística mundial, paso obligado de mercancía por los puertos, la Zona Libre de Colón o el Canal de Panamá, es sumamente importante registrar las marcas que sus dueños desean proteger y mantener en el país.

Y es que  Ley 61 de 2012, que rige la Propiedad Industrial introdujo cambios importantes y de los que deberían estar al tanto empresarios, emprendedores y comerciantes que tienen negocios o que operan en Panamá.

Antes la marca era de quien la usaba

Antes de los cambios que introduce la Ley 61 de 2012, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se establecía para quien estuviera usando la marca.  En otras palabras y según el texto de la Ley 35 de 1996, “el derecho al registro de una marca se adquiere por su uso; mientras que el derecho al uso exclusivo se adquiere por su registro”.

Esto significa que la persona que estuviera usando en el mercado la marca con mayor antigüedad, era quien tenía derecho a solicitar el registro de esa marca, mientras que el uso exclusivo, que al final es lo que importa, se adquiría única y exclusivamente por su registro.

Esta prelación iba vinculada con la definición de uso que la ley definía como: “la producción, fabricación, elaboración o confección, de artículos, productos o mercancías, y la prestación de servicios amparados por tal marca, seguidas de su colocación en el comercio nacional o internacional”.

Subrayo internacional porque en aquel momento la legislación hacía que los titulares de marcas en el extranjero no vieran la necesidad de registrar su marca en Panamá, ya que si alguien intentaba realizar un registro de esa marca en Panamá aprovechándose de que la misma no estaba registrada en nuestro país, esa empresa extranjera sólo tenía que acudir a los Tribunales y oponerse a este registro mostrando como evidencia su uso y/o registro anterior en cualquier otro país del mundo, siempre que sean miembros de convenios internacionales a los que Panamá está adherido.

La territorialidad cambia las reglas

La Ley 61 de 2012 introdujo el concepto de territorialidad, modificándose y redefiniéndose esa amplia definición de uso: “se entiende por uso de una marca, la colocación en el mercado nacional de los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero. Se entiende por uso de una marca de servicio, la prestación de los servicios amparados por dicha marca en el comercio nacional. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.”

Esto quiere decir, que si usted se interesa, por ejemplo, en traer una franquicia extranjera a Panamá con determinado nombre comercial, pero hay otra persona en el país que ya estaba utilizando el mismo nombre -o uno muy similar- al de la franquicia extranjera, la persona que la está utilizando con mayor antigüedad en el mercado nacional es la que tendría derecho a obtener el registro de la marca para ofrecer productos o servicios y, por supuesto, su consecuente uso exclusivo. En términos prácticos, eso supone que si usted es empresario extranjero y alguien se le adelantó en el uso de esta marca, tendría que irse a juicio para probar su derecho a utilizarla.

 ¿Qué efectos tiene el cambio?

Esto obliga a todos los extranjeros a realizar el registro de su marca en Panamá y mantener políticas de uso para evitar sufrir un proceso de cancelación de marca por falta de uso.  Esto, independientemente que su marca esté registrada en otro país.

Si es comerciante extranjero y pretende incursionar en Panamá con algún producto o la prestación de algún servicio, tendrá que realizar el registro en nuestro país y asegurarse de mantenerlo hasta que la comercialización sea posible, a fin de asegurarse de que no tendrá dificultades cuando desee vender su producto o prestar su servicio.

Sin embargo, este cambio también obliga a los nacionales que estén interesados en realizar negocios con compañías foráneas a asegurarse de que el registro de marca exista, a fin de que no sean perjudicados con demandas ante los tribunales o sus negocios no puedan llevarse a cabo por problemas surgidos de disputas por derechos sobre marcas ya en uso.

Algunos clientes extranjeros se preguntan si al no tener registrada su marca en Panamá, ya sea porque otro se les ha adelantado, o porque simplemente no han podido o querido hacer el registro, podría suponer una acción de uso indebido el paso de mercancía por el Canal de Panamá. Tengo que decirles que la respuesta es sí.

Una vez que la marca se encuentra registrada en Panamá, el titular puede ejercer su derecho de uso exclusivo presentando un proceso de uso indebido de marca contra quien la está utilizando “sin su autorización”, razón por la cual es más que importante registrar la marca por su titular legítimo antes que nadie.

En conclusión, las reglas del juego han cambiado en lo que a Propiedad Intelectual se refiere, haciendo que el registro de una marca en el territorio nacional sea un requisito imperativo para una serie de operaciones comerciales. Por lo tanto, mi consejo si es emprendedor, empresario o inversionista es que se informe sobre estos cambios y valore la opción del registro de su marca en Panamá.  No hacerlo puede poner en riesgo su negocio actual o proyecto futuro.

Autora: Jessica Atencio de Jaén

Jefa del Área de Propiedad Intelectual- Bufete Candanedo

Originalmente publicado en El Financiero Panamá.